La demanda que interpuso la sociedad Warner Comunications Inc. pretendía que se negara el registro a la marca PICOLIN (TWEETY en inglés), por supuesto riesgo de confusión con su personaje PIOLÍN, pero fue negada por el Consejo de Estado.
El registro a la marca mixta había sido otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para identificar artículos de clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de la que hacen parte productos de papelería o materias plásticas.
La Warner, interesada en dejar sin efectos la determinación del SIC, interpuso una acción de nulidad relativa. Sostuvo que existían semejanzas entre los elementos figurativos de esta marca y los de su personaje, amparado por las marcas registradas TWEETY (o PIOLÍN) y LOONEY TUNES, que también pertenecen a la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Según la accionante, PICOLIN es una imitación de PIOLÍN y defrauda los derechos de autor.
Para el Consejo de Estado, la supuesta semejanza debe ser examinada a partir del elemento denominativo de estas marcas, es decir sus nombres, y no desde su configuración gráfica. Bajo ese entendido, la Sala no encontró similitud fonética u ortográfica de PICOLIN con TWETTY y LOONEY TUNES. Además, la notoriedad de las marcas registradas a nombre de la Warner, tampoco origina riesgo de que el titular de la marca PICOLIN pueda aprovecharse de su prestigio.
Por otra parte, el Consejo de Estado aclaró que los certificados de traspaso de los derechos de autor sobre las obras de Time Warner Entertainment Company Inc. a la demandante Warner Comunications Inc. no es suficiente para probar la originalidad de los mismos, pues la sociedad accionante no figura como la actual propietaria de los títulos inscritos ante la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Para la alta corte, tampoco hubo prueba que demostrara la cualidad particular de los títulos (TWEETY y LOONEY TUNES) que los haga acreedores al reconocimiento de derechos de autor sobre sus homónimos.
Ante estas y otras conclusiones, el Consejo de Estado declaró legal la decisión de la SIC de otorgar el registro a la marca PICOLIN, por considerar que no existe riesgo de confusión.
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